動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
在今年的世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日活動(dòng)期間，本人代理的喀什博思光伏科技有限公司與山東豪沃電氣有限公司、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛二審案【（2019）最高法知行終32號(hào)】，成功入選《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2019）》及《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）》。
在本案中，最高人民法院指出：在創(chuàng)造性判斷中確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征在本專利技術(shù)方案中所實(shí)現(xiàn)的作用、功能或者效果等對(duì)技術(shù)問題作恰當(dāng)提煉，既不能概括過于上位，又不能簡單將區(qū)別技術(shù)特征所實(shí)現(xiàn)的作用、功能或者技術(shù)效果等同于發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。
在本案中，對(duì)于“間隙”這一看似簡單的區(qū)別技術(shù)特征，行政審查及訴訟兩審三個(gè)程序卻對(duì)于其“實(shí)際解決的技術(shù)問題”得出完全不同的判斷，并進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)比文件是否公開該區(qū)別技術(shù)特征的結(jié)論不同。這凸顯出確定“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”在創(chuàng)造性判斷的三步法中具有舉足輕重的作用！
被訴決定雖然最終得以維持，但是復(fù)審委在本案中對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問題的認(rèn)定過于下位，直接根據(jù)說明書中的具體解釋確定區(qū)別技術(shù)特征的作用和解決的技術(shù)問題，很可能導(dǎo)致對(duì)于創(chuàng)造性的高估。而一審法院完全脫離了說明書對(duì)該技術(shù)特征記載的效果，導(dǎo)致過于上位地概括了技術(shù)問題，進(jìn)而錯(cuò)誤地認(rèn)為對(duì)比文件3為了解決摩擦問題的彼“間隙”公開了本發(fā)明的“使自動(dòng)清掃裝置適應(yīng)光伏板寬度在一定范圍內(nèi)的變化”的此“間隙”。
本案對(duì)于我們今后代理無效宣告請(qǐng)求案件也具有很好的指引：當(dāng)我們作為無效宣告請(qǐng)求人時(shí)，要高度重視“發(fā)明實(shí)際所要解決的技術(shù)問題的確定，是通過與最接近的現(xiàn)有技術(shù)比較得出的，而非以其背景技術(shù)的記載為依據(jù)”，要盡量爭取在說明書記載的基礎(chǔ)上做出相對(duì)上位的歸納。而代理專利權(quán)人時(shí)，要盡可能地爭取結(jié)合說明書的記載去歸納實(shí)際解決的技術(shù)問題，哪怕相對(duì)下位，但畢竟沒有脫離專利公開內(nèi)容，即使將來在行政訴訟中認(rèn)為該歸納不當(dāng)而予以糾正，也很可能如本案中最高院的認(rèn)定“未進(jìn)行適當(dāng)概括，但對(duì)創(chuàng)造性判斷沒有直接影響”而無傷大雅。
