動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
在（2017）京73民初1588號(hào)、1590號(hào)、1591號(hào)案件中，領(lǐng)創(chuàng)所代理原告一審勝訴，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定三個(gè)涉案專利屬于《專利法》第六條第一款所規(guī)定的“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，判決專利權(quán)歸原告北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)有限公司、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院、清華大學(xué)共有。領(lǐng)創(chuàng)律師充分利用所有舉證手段、據(jù)理力爭(zhēng)，最終取得全面勝利，有力維護(hù)了當(dāng)事人合法權(quán)益，避免了國(guó)有資產(chǎn)流失。
工作亮點(diǎn)：
專利權(quán)屬糾紛中認(rèn)定職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，除了考察發(fā)明創(chuàng)造完成時(shí)間外，往往需要確定發(fā)明人完成單位工作任務(wù)的范疇，并判斷訴爭(zhēng)專利的技術(shù)方案是否來(lái)源于該工作任務(wù)。但專利的撰寫(xiě)申請(qǐng)過(guò)程中，會(huì)對(duì)技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行概括和取舍，這樣會(huì)帶來(lái)專利技術(shù)方案與單位的技術(shù)資料之間存在差異。
本案中，在訴爭(zhēng)專利技術(shù)方案與原告證據(jù)中的技術(shù)方案存在區(qū)別時(shí)，如何判斷訴爭(zhēng)專利是否構(gòu)成“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，是確定專利權(quán)歸屬的關(guān)鍵。
法院認(rèn)為，涉案專利與在先技術(shù)方案是否存在一定區(qū)別與認(rèn)定涉案專利是否為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造之間沒(méi)有必然聯(lián)系，關(guān)鍵應(yīng)審查該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人的本職工作或單位分配任務(wù)是否密切相關(guān)。對(duì)于實(shí)用新型專利而言，應(yīng)主要審查涉案專利與本職工作或單位分配任務(wù)在技術(shù)領(lǐng)域、發(fā)明構(gòu)思、技術(shù)方案是否直接相關(guān)或是否系其合理的延續(xù)。如果該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人執(zhí)行本單位任務(wù)所涉的在先技術(shù)方案直接相關(guān)或系對(duì)在先技術(shù)的進(jìn)一步改進(jìn)，即使二者存在區(qū)別，也屬于“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造。
基本案情：
2014年1月，原告北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司（簡(jiǎn)稱環(huán)科公司）、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院（簡(jiǎn)稱環(huán)科院）、清華大學(xué)共同承擔(dān)了“燃?xì)忮仩t低氮燃燒技術(shù)裝備研發(fā)與示范”的科研項(xiàng)目（課題編號(hào)為：D141100001114001），并約定共同享有低氮燃燒器相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。原告等單位投入人員、資金、技術(shù)完成該課題的研發(fā)，并于2016年5月完成結(jié)題審計(jì)。
2017年，原告發(fā)現(xiàn)被告北京瀧濤環(huán)境科技有限公司（簡(jiǎn)稱瀧濤公司）先后在2016年1月和3月向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了與低氮燃燒器相關(guān)多項(xiàng)專利，發(fā)明人中包括原告指派參與前述科研項(xiàng)目的人員，專利申請(qǐng)日在項(xiàng)目完成主要技術(shù)開(kāi)發(fā)之后、項(xiàng)目結(jié)題之前，專利技術(shù)方案與項(xiàng)目研發(fā)內(nèi)容密切相關(guān)，原告認(rèn)為上述專利構(gòu)成其職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，專利權(quán)依法歸其享有，遂訴至法院，請(qǐng)求確認(rèn)上述專利歸三原告共有。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年5月26日、6月11日公開(kāi)開(kāi)庭審理此案。
本案難點(diǎn)：
涉案專利的發(fā)明人既有原告的人員，也有被告的人員，且在庭審中，發(fā)明人宋某武、宋某鵬出庭作證，稱被告員工為發(fā)明創(chuàng)造的完成做出了實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。此時(shí)，判斷涉案專利是否構(gòu)成原告職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的關(guān)鍵在于審查發(fā)明人與原告之間的關(guān)系以及發(fā)明人的工作職責(zé)與涉案專利技術(shù)方案的關(guān)系。
（一）涉案專利發(fā)明人是否屬于《專利法》所稱的“本單位”人員
《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條規(guī)定，專利法第六條所稱本單位，包括臨時(shí)工作單位。由此可見(jiàn)，“本單位”一詞應(yīng)作廣義的理解，“本單位”的工作人員包括臨時(shí)工作人員，例如從其他單位借調(diào)、聘請(qǐng)來(lái)的人員。雖然這些人員的編制或勞動(dòng)關(guān)系在其他單位，但借調(diào)單位、聘用單位實(shí)際上是把他們納入本單位的工作計(jì)劃的，所以在完成該單位所分配工作的情況下，應(yīng)當(dāng)視為本單位的工作人員。
本案中，被告辯稱發(fā)明人宋某鵬系清華大學(xué)的碩士研究生，其并非清華大學(xué)的員工，與清華大學(xué)并未建立勞動(dòng)或勞務(wù)關(guān)系。宋某鵬出庭作證稱其根據(jù)個(gè)人意愿以瀧濤公司實(shí)習(xí)生的身份參與科研項(xiàng)目，負(fù)責(zé)燃燒器研發(fā)相關(guān)工作，上述專利涉及的技術(shù)系其與瀧濤公司陳某、劉某峰等一起完成，與原告承擔(dān)的科研課題無(wú)關(guān)。
根據(jù)庭審查明事實(shí)，發(fā)明人宋某鵬系清華大學(xué)熱能工程系碩士研究生，于2016年6月畢業(yè)后入職瀧濤公司。自2014年9月起，導(dǎo)師指派其參與了涉案課題項(xiàng)目，每月領(lǐng)取相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)，并將項(xiàng)目所涉低氮燃燒技術(shù)作為其碩士研究課題方向，其碩士畢業(yè)論文中的部分內(nèi)容與涉案課題項(xiàng)目一致，且在論文中致謝部分載明感謝清華大學(xué)、環(huán)科院、環(huán)科公司的大力幫助，而并未提及瀧濤公司。法院據(jù)此認(rèn)定宋某鵬系以清華大學(xué)人員的身份參與涉案課題項(xiàng)目，其與清華大學(xué)存在臨時(shí)性勞務(wù)關(guān)系，屬于清華大學(xué)的臨時(shí)工作人員，構(gòu)成《專利法》所稱的“本單位”人員。
本案中，被告還提交了發(fā)明人陳某、劉某峰的勞動(dòng)合同及社保繳納記錄，證明涉案專利為其利用自身科研力量完成的研發(fā)工作，涉案專利發(fā)明人中包括原告的人員是為了配合原告完成項(xiàng)目結(jié)題。
根據(jù)庭審查明事實(shí)，陳某、劉某峰雖然作為瀧濤公司的員工參與了涉案課題項(xiàng)目，但涉案課題項(xiàng)目系市科委以公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位，而瀧濤公司并非承擔(dān)單位，無(wú)法指派人員參與涉案課題項(xiàng)目。根據(jù)宋某武的證言可知，陳某、劉某峰是環(huán)科院的潘某找來(lái)參與到項(xiàng)目里面，此時(shí)，陳某、劉某峰應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為環(huán)科院的臨時(shí)工作人員，構(gòu)成《專利法》所稱的“本單位”人員。
（二）涉案專利的技術(shù)方案是否構(gòu)成“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造
依據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條，“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造又包括：1、在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；2、履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；3、退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。這其中，第1、2種情形是針對(duì)履行本單位工作任務(wù)的過(guò)程中完成的發(fā)明創(chuàng)造，既包括本職工作，也包括單位交付的本職工作之外的工作任務(wù)，對(duì)于此類職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，其完成時(shí)間要件為發(fā)明人與單位工作關(guān)系存續(xù)期間，其內(nèi)容要件為發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容應(yīng)屬于發(fā)明人完成單位任務(wù)內(nèi)容的范疇；第3種情形針對(duì)的是發(fā)明人離開(kāi)原單位后所作出的發(fā)明創(chuàng)造，其完成時(shí)間要件為發(fā)明人離開(kāi)原單位1年內(nèi)，其內(nèi)容要件不限于本職工作內(nèi)容或原單位分配的任務(wù)內(nèi)容，只要發(fā)明創(chuàng)造本身與原單位本職工作或分配任務(wù)有關(guān)即可。
本案中，被告主張，涉案專利所采用的技術(shù)方案與涉案課題項(xiàng)目所涉低氮燃燒器的研發(fā)思路以及原告享有權(quán)利的兩項(xiàng)專利所采用的技術(shù)方案存在諸多區(qū)別，二者并不相同，瀧濤公司自行研發(fā)申請(qǐng)的專利技術(shù)不應(yīng)再被認(rèn)定為原告的職務(wù)發(fā)明。
法院認(rèn)為，涉案專利與在先技術(shù)方案是否存在一定區(qū)別與認(rèn)定涉案專利是否為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造之間沒(méi)有必然聯(lián)系，判斷一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是否為“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，關(guān)鍵應(yīng)審查該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人的本職工作或單位分配任務(wù)是否密切相關(guān)，對(duì)于二者關(guān)聯(lián)性的認(rèn)定，應(yīng)主要審查涉案專利與本職工作或單位分配任務(wù)在技術(shù)領(lǐng)域、發(fā)明構(gòu)思、技術(shù)方案是否直接相關(guān)或是否系其合理的延續(xù)。如果該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人執(zhí)行本單位任務(wù)所涉的在先技術(shù)方案直接相關(guān)或系對(duì)在先技術(shù)的進(jìn)一步改進(jìn)，即使二者存在區(qū)別，也屬于“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造。
本案中，涉案專利技術(shù)方案與涉案課題項(xiàng)目及原告在先專利的技術(shù)領(lǐng)域相同，均屬于低氮?dú)怏w燃燒器領(lǐng)域；發(fā)明構(gòu)思相同，均通過(guò)采取分級(jí)燃燒、加強(qiáng)旋流混合的方式提高燃燒穩(wěn)定性并減少氮的排放；技術(shù)方案相近，均通過(guò)設(shè)置分級(jí)燃料噴管、相同結(jié)構(gòu)的旋流盤以達(dá)到混合及分級(jí)燃燒從而減少氮排放。因此，涉案專利與涉案課題項(xiàng)目具有緊密關(guān)聯(lián)，因涉案課題項(xiàng)目屬于涉案發(fā)明人的工作任務(wù)范疇，故涉案專利與發(fā)明人的工作任務(wù)密切相關(guān)，其完成時(shí)間要件和內(nèi)容要件符合《專利法》第六條第一款所規(guī)定的“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。
綜上，法院判決專利權(quán)歸原告北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)有限公司、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院、清華大學(xué)共有。
沈斌律師：從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)工作十五年，長(zhǎng)期以來(lái)從事專利、商業(yè)秘密、著作權(quán)、商標(biāo)等方面的訴訟及非訴服務(wù)，服務(wù)過(guò)國(guó)內(nèi)外著名的大企業(yè)，比如北京京東方公司、中國(guó)科學(xué)院、美國(guó)陶氏化學(xué)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、日本索尼公司、日本尼桑公司、德國(guó)德莎環(huán)球公司、阿迪達(dá)斯、九牧衛(wèi)浴等等。
